随着全球化的深入发展，互联网技术的进步极大地推动了国际贸易的便利化和多样化。跨境交易的渠道增加、数字内容的快速传播、全新政策的不断出台……诸多的动态局面给知识产权的保护日益带来挑战。未在中国注册的外国商标被抢注时，在网络、电商、代购风驰的大时代背景下，能否依据《商标法》第三十二条后半段规定为其提供法律保障？本文旨在通过研究近年的相关判例，以把握近年来法院对“在先使用”和“有一定影响”的衡量趋势，为企业遇到上述问题时提供一些思考的方向。
法条原文：
《商标法》第三十二条：“……不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”
该条款的立法主旨是保护未注册商标的在先使用权益和知名度，防止恶意抢注以保护市场秩序。由于商标权保护的地域性原则，中国商标法以申请在先为本，对于在先未注册商标的保护，应以该商标在中国境内经使用形成一定程度的客观稳定市场为要件。一般情况下，通识认为“已经使用”和“有一定影响”均需发生在我国境内才有适用第三十二条后半段的可能性。因此，在司法实践中，异议人或无效宣告申请人会在诉讼中提交如：发票、出库单等，以证明商品或服务已经售出及商品实际库存、流转情况；商品销售合同，以证明商标在指定期间内在核定商品上进行了商业使用；店铺照片，以证明专卖店的存在和使用情况……等前述证据材料证明其未注册商标在诉争商标申请日之前就已在我国境内进行了使用并达到一定规模。
在“LADYM”商标无效宣告案中（裁判日期：2020年9月30日），北京市高级人民法院认为：是否构成2014年商标法第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”时，应考虑以下四个基本要件：
1.未注册商标在诉争商标申请日前已经使用并有一定影响；
2.诉争商标与在先使用的未注册商标相同或者近似；
3.诉争商标所使用的商品与他人在先使用的商标所使用的商品相同或者类似；
4.诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。
其中对“已经使用”和“有一定影响”，法院做了进一步释明：一般在相关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形；当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。
此后，国家知识产权局在《商标审查审理指南2021》（发布日期：2021年11月16日）第十五章之4中对于三十二条后半段内容在商标审查审理程序中的适用进行了说明：“在先未注册商标通过商业宣传和生产经营活动，发挥了识别商品或者服务来源的作用，并为中国一定范围的相关公众所知晓的，认定为‘已经使用并有一定影响’。”。《指南》 调整了关于“在先使用”的判定标准，即取消“已经使用并有一定影响”认定中的商标需在中国市场使用的限制，代之要求使用的影响力必须及于中国，这是官方在我国当前时代发展的背景下应运而生的考量。
以上可见，《商标法》第三十二条后半段中的“已经使用”的地域范围未被明确限制，但“有一定影响”需发生在中国境内、为中国一定范围的相关公众所知晓。
在实践中，即使异议人或无效宣告申请人提交的证据能够证明其商标在境内外的在先使用情况，若无充足的证据证明在我国相关公众中获得了一定的知名度，就难以依据《商标法》第三十二条后半段的内容获得保护。
一、案例分析
案例一
“NERO”商标无效宣告案
案号：(2019)最高法行申12953号
皇家珈琲道国际控股有限公司于2007年3月5日在第43类商品上申请注册“NERO”商标（后权利人为尼禄咖啡中国有限公司）。经初步审定并公告后，意大利咖啡公司提出异议。二审法院认为：对于在先使用未注册商标的保护，应以该商标在诉争商标申请日前，在中国大陆地区在与诉争商标指定使用商品相同或类似的商品上进行使用，且具有一定影响为前提。本案中，意大利咖啡公司主张诉争商标系对其“CAFFENER0”商标的抢注，综合分析意大利咖啡公司所提交的证据，其在行政阶段提交的中文期刊《创富志》（2007年2月号）、新浪网ASK爱问网页，及咖啡馆的铺面装潢、咖啡店馆使用的纸制咖啡杯等证据尚不足以证明该商标的使用在中国大陆地区具有一定影响。意大利咖啡公司不服，申请再审。
最高人民法院于再审中确认：意大利咖啡公司主张在先使用相关商标并有一定影响的证据主要是在争议商标申请日即2007年3月5日之前，中国相关杂志、网络媒体及郎咸平先生公开讲演中对意大利咖啡公司商业模式的介绍和案例分析。综合上述证据，现有证据不足以证明在争议商标申请日前，意大利咖啡公司的相关商标已经在中国大陆地区进行了实际使用并具有一定影响。因此，一审、二审法院认定争议商标的注册未违反’不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标’的规定并无不当，意大利咖啡公司的该项再审理由缺乏事实依据，本院不予支持。
案例二
“易事爱ESI及图”商标异议复审案
案号：（2017）京行终3794号
德国易事爱公司于2009年11月6日在第9类商品上申请注册“易事爱ESI及图”商标，2012年5月7日经初步审定公告。针对诉争商标的申请注册，林昌洙在异议期内向商标局提出异议，商标局作出（2013）商标异字第20973号裁定，对诉争商标予以核准注册。林昌洙不服，向商标评审委员会提出商标异议复审申请，请求裁定不予核准诉争商标的注册申请。2015年4月30日，商标评审委员会作出被诉裁定：诉争商标不予核准注册。德国易事爱公司不服，向北京知识产权法院提起行政诉讼，后判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会针对德国易事爱公司就诉争商标提出的异议复审申请重新作出裁定。林昌洙不服，提起上诉。
北京市高级人民法院在二审中指出：根据林昌洙提交的证据，其在商标评审阶段提交的对中国的出口材料、货运提单、发票及韩国海关证明等证据，部分未体现“ESI”商标或未体现商品的种类；其二审诉讼中补充提交的《检索报告》、相关文章、代理商的网站记载等证据，多数证据并未涉及“ESI”商标使用，少数证据为案外人对“ESI”商标标示产品的宣传和推广，但未明确记载使用该商标的商品实际提供者即为林昌洙及其控制的公司。综合上述证据，虽可证明在诉争商标申请日前，韩国的“ESI”商标在中国市场进行过使用，但尚不足以证明已为中国相关公众所知晓而有一定影响。
前述案例显示异议人或无效宣告申请人提出的证据即使证明其商标在中国进行了使用，但无充足证据证明其商品在我国相关公众中获得了一定的知名度，不能在我国境内“有一定影响”的证明力度，也无法以商标法第三十二条得到保护。
但是，若有充足证据能够证明商标无论是否在境内使用，但在我国境内产生一定规模的影响，就有依据商标法第三十二条获得保护的可能性。以下给出几个案例：
案例三
“珍妮”商标无效宣告案
案号：（2020）京行终6250号
陈雄于2015年1月9日在第30类商品上申请注册“珍妮”商标（后于2017年5月27日转让给潘士平，后又于2018年4月13日转让至珍妮实业公司名下）。后珍妮曲奇公司对该诉争商标提出无效宣告申请得到部分无效的裁定，珍妮实业公司不服，以“珍妮曲奇公司的‘JennyBakery珍妮曲奇’标识的使用证据均为香港特别行政区形成，没有提供该标识在中国大陆地区使用的证据”为由诉至北京知识产权法院。一审法院认为：根据珍妮曲奇公司提交的证据显示，在诉争商标申请日前，该公司的“JennyBakery珍妮曲奇”商标通过商品代购行为已被中国大陆地区的相关公众所知晓，后判决：驳回珍妮实业公司的诉讼请求。珍妮实业公司不服，提起上诉。
北京市高级人民法院认为：当事人主张保护“在先使用”的商标，应当提交诉争商标申请日前在中国境内使用商标的证据，在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据可以作为证明其商标在先使用情况的补充。商标使用的规模、时间、知名度等因素，不影响“在先使用”的判断。根据珍妮曲奇公司提交的淘宝网销售证据、淘宝店铺信息、新浪微博截图等证据显示，李琳瑶经营的“瑶瑶香港代购”淘宝店在诉争商标申请日之前在中国大陆地区长期在淘宝网等网络平台宣传、销售从香港代购的具有一定知名度的“JennyBakery珍妮曲奇”饼干。综合上述证据，可以证明珍妮曲奇公司的“JennyBakery珍妮曲奇”商标在诉争商标申请注册前在中国大陆地区进行了使用。
案例四
“LADYM”商标无效宣告案
案号：（2019）京行终7231号
胡周开于2014年1月14日在第30类商品“蛋糕”等相关商品上申请注册商标，该商标经商标评审委员会裁定予以无效宣告。胡周开不服，诉至北京知识产权法院，后判决：驳回胡周开的诉讼请求。一审法院认为：诉争商标于2014年1月14日申请注册，根据M女士公司提交的证据，在诉争商标申请日前，M女士公司已经在美国纽约、洛杉矶等地实际经营“LADYM”精品甜品店，在爱奇艺网站上播放的《国际时尚汇》综艺节目第2009年9月9日期，对明星蔡依林到访M女士公司位于纽约的“LADYM”甜品店进行了报道。2013年，M女士公司在新浪微博开设实名账号，以“LADYM”作为名称，对M女士公司蛋糕等产品进行宣传推广。此外，天天快报、Bing、新浪微博、BBS论坛纽约地区、纽约美食、北美微论坛、猫头鹰、豆瓣社区等网络媒体上有对“LADYM”糕点评论的相关文章。以上证据能够证明，在诉争商标申请日之前，“LADYM”经M女士公司使用及持续宣传，在中国大陆地区为相关公众所知悉，M女士公司的在先商标在中国大陆地区具有一定知名度。胡周开不服原审判决，向本院提起上诉。
北京市高级人民法院在二审中指出：判断商标申请注册是否构成2014年商标法第三十二条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”时，应考虑以下四个要件：
1.未注册商标在诉争商标申请日前已经使用并有一定影响；
2.诉争商标与在先使用的未注册商标相同或者近似；
3.诉争商标所使用的商品与他人在先使用的商标所使用的商品相同或者类似；
4.诉争商标申请人明知或者应知他人在先使用商标。
一般在相关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。
当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。根据M女士公司提交的证据，在诉争商标申请日前，M女士公司已经在美国纽约、香港特别行政区、台湾地区等地实际经营“LADYM”精品甜品店，在中国大陆网络媒体上亦有相关报道，M女士公司于2013年在新浪微博开设以“LADYM”作为名称的官方实名账号，对蛋糕等产品进行宣传推广，前述证据可以证明M女士公司在先使用的商标在中国大陆地区具有一定影响，相关公众可以将M女士公司与其在先使用的商标产生联系。综合考虑在案证据，诉争商标的注册构成2014年商标法第三十二条规定的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”情形，原审判决及被诉决定对此认定正确。
案例五
“极速空间站SKYVENTURE及图(指定颜色)”商标无效宣告案
案号：(2015)京知行初字第4939号
天府华侨城公司于2011年11月24日在第41类商品中的实际培训(示范)、组织教育或娱乐竞赛、表演场地出租、表演制作、节目制作、文娱活动、提供娱乐设施、提供娱乐场所、提供体育设施、提供博物馆设施(表演、展览)服务上申请注册“极速空间站SKYVENTURE及图(指定颜色)”商标，并于2013年5月14日核准注册。斯凯旺蒂尔公司于2014年2月24日对诉争商标提出撤销注册申请，商标评审委员会认为其提交的证据不足以证明在诉争商标申请注册前，斯凯旺蒂尔公司的“SKYVENTURE”商号或商标在与诉争商标核定使用的文娱活动等服务相同或类似的服务上在先使用，并在中国大陆地区已具有一定知名度，故未支持其申请。斯凯旺蒂尔公司不服，诉至北京知识产权法院。
北京知识产权法院在一审中指出：“SKYVENTURE”系斯凯旺蒂尔公司(SkyVenture,LLC.)的商号，该公司于2002年8月5日在美利坚合众国佛罗里达州成立。虽然在案证据不足以证明在诉争商标申请日之前，斯凯旺蒂尔公司在中国大陆地区实际经营了SKYVENTURE项目，但是可以证明该项目在美国、新加坡、马来西亚等地实际运营并具有了一定的知名度，上述情况经过中国大陆网络媒体的报道和网友在公众平台上的分享，已为一定范围内的相关公众所知晓，具有了一定的影响力。鉴于SKYVENTURE项目系利用风洞原理设计的空中飞行跳伞运动模拟器，常作为一种娱乐设施广泛运用于游乐场等娱乐服务项目，随着国际交流持续深入，人员往来愈加频繁，SKYVENTURE项目很容易被前往世界各地旅游的相关公众所知晓，并通过网络媒介分享给其他更多的受众群体。综合上述证据，能够认定“SKYVENTURE”在文娱活动、提供娱乐设施等服务上通过网络在中国大陆地区已为相关公众所知晓，并形成了一定的知名度。
此外，对于是否构成2001年《商标法》第三十一条后半段规定“不得以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标。”的情形，北京知识产权法院认为：该法律规定是基于诚实信用原则，旨在对已经使用并有一定影响的商标予以保护。该条款的适用一般应满足下列四个要件：
(一)他人商标在诉争商标申请日之前已经使用并有一定影响；
(二)诉争商标与他人商标相同或近似；
(三)诉争商标指定使用的服务与他人商标所使用的服务相同或类似；
(四)诉争商标申请人具有恶意。
在诉争商标申请日之前，斯凯旺蒂尔公司已将“SKYVENTURE”作为其提供娱乐设施等服务上的商标进行长期、广泛的使用，相关公众已将“SKYVENTURE”与斯凯旺蒂尔公司提供的服务建立了对应联系，起到了区分服务来源的作用，具备商标应有的显著特征，并在相关公众中具有了一定影响。
因此，“SKYVENTURE”已成为斯凯旺蒂尔公司提供的提供娱乐设施服务上在先使用并有一定影响的未注册商标。后判决：一、撤销被诉裁定。二、商标评审委员会针对斯凯旺蒂尔有限责任公司就诉争商标提出的无效宣告请求重新作出裁定。
案例六
“凯伦·穆雷尔karenmurrell”商标无效宣告案
案号：（2019）京行终5348号
胡命贤于2012年3月12日在第3类商品上申请注册“凯伦·穆雷尔karenmurrell”商标，并于2013年5月7日获准注册。凯伦穆瑞尔公司于2016年9月1日对诉争商标提出无效宣告申请，商标评审委员会裁定对诉争商标予以维持。凯伦穆瑞尔公司不服被诉裁定，诉至北京知识产权法院，后判决：一、撤销被诉裁定；二、商标评审委员会重新作出裁定。国家知识产权局向北京市高级人民法院提起上诉，请求撤销原审判决，维持被诉裁定。
北京市高级人民法院认为：凯伦穆瑞尔公司提交的证据可以证明，在诉争商标申请日前，其通过网络宣传、交易等方式对其“karenmurrell”商标进行宣传、使用，且中国相关公众能够通过浏览相关网站获知相关信息，能够认定凯伦穆瑞尔公司“karenmurrell”商标在诉争商标申请日前对于中国相关公众已有一定影响……因此可以认定胡命贤在实际使用诉争商标时存在不正当行为，意图利用凯伦穆瑞尔公司“karenmurrell”商标已经建立起来的声誉谋取不正当利益。基于上述因素，应当认定胡命贤申请注册诉争商标时具有明显的恶意。在诉争商标完整包含了凯伦穆瑞尔公司“karenmurrell”商标的情况下，原审判决认定诉争商标的注册构成2001年商标法第三十一条所指的“以不正当手段抢先注册他人已经使用并有一定影响的商标”的情形并无不当，判决：驳回上诉，维持原判。
二、梳理
从上述案例中可知，在认定是否构成第三十二条后半段时，法院对于“在先使用”会考虑商标在境内外的使用情况，对于是否构成“有一定影响”会综合考量当前时代发展的多重因素后予以认定。
1.对于“在先使用”
在案例三“珍妮”商标无效宣告案中，北京市高级人民法院认为：当事人主张保护“在先使用”的商标，应当提交诉争商标申请日前在中国境内使用商标的证据，在其他国家、地区的使用证据或者准备投入中国境内使用的证据可以作为证明其商标在先使用情况的补充，商标使用的规模、时间、知名度等因素，不影响“在先使用”的判断（此处参考《指南》第十二章之4对“在先使用”的判定）。因此，在先商标未在中国使用或宣传时，其在境外的在先使用证据和为了投入中国市场而进行实际准备活动的证据便拥有重要的参考意义。此外，根据案例四“LADYM”商标无效宣告案，可以看出商标发挥其识源作用即可达到证明力度：一般在相关公众已将该“未注册商标”与当事人产生联系的情况下，只要该行为不违背当事人主观意愿的，可以认定构成“已经使用”的情形。
在案例四中，M女士公司提交的诉争商标申请日前在美国纽约、香港特别行政区、台湾地区等地的实际经营情况以及爱奇艺网站播放的明星到访其纽约店铺的综艺节目等境外使用证据；在案例五中，虽然斯凯旺蒂尔公司提交的证据不足以证明在诉争商标申请日之前，在中国大陆地区实际经营了SKYVENTURE项目，但是提交了境外使用证据以证明该项目在美国、新加坡、马来西亚等地实际运营并具有了一定的知名度；在案例六中，凯伦穆瑞尔公司提交了在外网刊登的“karenmurrell”品牌唇膏相关的网络报道，凯伦穆瑞尔公司在2013年11月至2016年3月间向经销商提供的在中国销售货物的清单销售记录附件，这些境外使用证据和准备投入中国境内的使用证据可以证明在诉争商标申请日前其通过网络宣传、交易等方式对商标进行了宣传、使用。
因此可知，实践中法院未对“已经使用”的地域范围进行限制，在先商标权益人应首先尽量提供在中国使用的证据，如确未在中国使用的，亦可搜集、提供境外的使用证据和准备投入中国境内使用的证据用以证明“在先使用”。
2.对于“有一定影响”
根据《商标审查审理指南2021》第十五章之4，未在中国注册的外国商标若想要在我国获得保护，该商标需要在我国相关公众内“有一定影响”。对于是否构成“有一定影响”，没有切实的、可量化的客观标准可供凭依，但我们可以通过案例看到法院在实践层面上的把控方向。
《北京市高级人民法院商标授权确权行政案件审理指南》第一部分之16.25 【“有一定影响”的判断】中指明：当事人举证证明其在先未注册商标的知名度足以使诉争商标申请人明知或者应知该商标存在的，可以认定构成“有一定影响”。当事人提交在先未注册商标的持续使用时间、区域、销售量或者广告宣传等证据，足以证明该商标为一定范围的相关公众所知晓的，可以认定构成“有一定影响”。换言之，目前法院对“有一定影响”的认定分为两类标准，即诉争商标申请人本身的知晓程度和一定范围内的相关公众的知晓程度。对此，法院对案例二和案例四也进行了上述条款在实践层面上的应用，若围绕前述两类标准提出针对性的证据材料，可为认定“有一定影响”提供有力的支撑，这为我们把握诉讼方向提供了一些参考。
其中，对于“一定范围内的相关公众的知晓程度”的认定标准，从本文案例中可知，当前互联网时代背景下的网络宣传、全球代购、论坛分享等客观因素也成为法院考量的要点。2024年3月22日，中国互联网络信息中心发布的第53次《中国互联网络发展状况统计报告》显示，截至2023年12月，我国网民规模达10.92亿人，互联网普及率达77.5%。一方面，网民规模平稳增长，信息化服务普及持续加快；另一方面，新型消费更加活跃，我国网络购物用户规模增势明显，网上零售额连续11年稳居全球第一。
案例三中“……中国大陆地区长期在淘宝网等网络平台宣传、销售从香港代购的具有一定知名度的“JennyBakery珍妮曲奇”饼干”；案例四中“……天天快报、Bing、新浪微博、BBS论坛纽约地区、纽约美食、北美微论坛、猫头鹰、豆瓣社区等网络媒体上有对“LADYM”糕点评论的相关文章”；案例五中“……上述情况经过中国大陆网络媒体的报道和网友在公众平台上的分享，已为一定范围内的相关公众所知晓，具有了一定的影响力……随着国际交流持续深入，人员往来愈加频繁，SKYVENTURE项目很容易被前往世界各地旅游的相关公众所知晓，并通过网络媒介分享给其他更多的受众群体”；案例六中“……中国相关公众能够通过浏览相关网站获知相关信息，能够认定凯伦穆瑞尔公司“karenmurrell”商标在诉争商标申请日前对于中国相关公众已有一定影响…”。可见，法院均充分考虑了互联网的特性对一定范围内相关公众知晓程度产生的影响。
因此，权利人在商标被抢注时可考虑收集大量网络宣传报道、该商品的代购情况、不同论坛的分享情况等证据材料来增强证明能力，用于证明诉争商标申请日前已经被我国的相关公众所熟知。
三、结语
通过本文，我们可以从以上判例透析出近年来随互联网时代变动的判例宗旨和适用趋势，以尽量掌握最新的诉讼方向，为外国企业的相关维权提供更有力的法律保障。
