《商标法修订草案(征求意见稿)》简析

作者:管冰 何传标

观点

《中华人民共和国商标法》自1983年施行以来,历经1993年、2001年、2013年、2019年四次修改,对于保护注册商标专用权、维护商品交易和市场活动秩序等发挥了重大作用。在2019年进行商标法修改时,重点主要放在规制恶意申请和囤积注册行为,而当前商标实务中,除了上述问题之外,循环注册、注而不用、滥用权利等情形也愈发严重。为解决商标领域存在的前述突出问题,2023年1月13日国家知识产权局发布了《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》(本文简称“征求意见稿”)[1] ,并向社会各界公开征求意见。征求意见稿在现行商标法8章73条的基础上扩充为10章101条,其中新增23条, 从现有条文中拆分形成新条文6条, 实质修改条文45条,基本维持现有法条内容27条,进行了全方位的修改。

虽然前述征求意见稿并非最终施行的修订案,但其起草是国家知识产权局在对地方知识产权管理部门、企业和商标代理机构进行调研,并听取相关部委、司法机关、专家学者意见和建议基础上完成的 [2],能够充分反映国家知识产权局对于解决商标领域现存问题的基本思路、主要制度设计及考虑。鉴于此,我们对上述新增和实质修改的重点条文进行比对分析,据此总结在未来处理商标业务时商标权人应着重注意的事项,以期对权利人进行商标注册规划、商标使用、商标管理等有所裨益。

1. 合理适量提交新商标注册申请

现行商标法规定下,中国的商标申请实行自愿注册制度,即商标申请人可以根据需要自行就某一标识向商标主管机关提交注册申请。再加上商标注册成本相对较低,这就出现相关主体为了防止未被实际使用的注册商标被撤销、被无效等,多次、重复在相同商品或服务类别上提交同一商标注册申请的情况,或者出现不以使用为目的,大量提交商标注册申请等恶意注册行为,严重扰乱了商标注册秩序。对于上述情况,征求意见稿第二十一条规定“申请注册的商标不得与申请人在同一种商品上在先申请、已经注册或者在申请日前一年内被公告注销、撤销、宣告无效的在先商标相同”,第二十二条规定“申请人不得恶意申请商标注册”,同时第三十六条、第四十四条又将上述情形作为商标异议和无效的理由,第六十七条、第八十三条还规定了商标恶意注册申请处罚、恶意抢注民事赔偿相关的条款。

可见,国家知识产权局已经开始重视商标领域存在的重复注册、恶意注册的问题,并开始推动立法予以规制。如果上述条文能够通过,此前为防止商标因连续三年不使用被撤销,采取就相同商标每三年重复申请注册的“接力式申请”策略将不能实现维持商标的目的,甚至如果不以使用为目的大量进行商标注册申请,还有可能被认定为恶意注册的情形。因此,建议相关主体在制定今后的商标规划时,根据实际经营需要谨慎、合理适量提交商标注册申请,并结合征求意见稿中列举的情形,提前评估是否存在被认定为恶意注册的风险,避免出现大批量申请且无法说明合理理由的情形。

2. 提前准备对注册商标使用情况的说明

国家知识产权局在《关于< 中华人民共和国商标法修订草案( 征求意见稿)> 的说明》中提及,当前市场主体知识产权意识增强,更加重视品牌建设,产生了庞大商标需求的同时也带来了一系列问题,其中就包括商标“注而不用”现象比较常见,“囤积商标”、“闲置商标” 阻碍了有正常经营需求的市场主体获取商标注册。为解决上述问题,征求意见稿第六十一条新增说明商标使用情况的义务,即商标注册人应当自商标核准注册之日起每满五年之后的十二个月内,向国务院知识产权行政部门说明该商标在核定商品上的使用情况或者不使用的正当理由。而且如果期限内未予说明,国家知识产权局可以注销或者撤销该注册商标。

上述条款充分反映了国家知识产权局正致力于引导商标注册回归“注册为了使用”的制度本源,及时清理“僵尸”商标,释放闲置商标资源。因此,建议商标注册人在取得注册商标后定期统计和汇总名下注册商标的使用情况,以提前应对今后可能出现的说明义务。

3. 注意留存商标驰名性认定相关的使用证据

本次的征求意见稿中,国家知识产权局对于确认驰名商标情况应当考虑的因素进行了调整,主要是第十条新增了“该商标在国内和国外的申请及注册情况”、“该商标受保护的记录,尤其是作为驰名商标受保护的记录”、“该商标的价值”等内容。由此可以合理的推测,在当前商标审查实务中,国家知识产权局认可(或打算认可)上述材料属于其判断是否属于驰名的考量因素。因此,如商标权人在相关授权确权案件中主张跨类保护,建议同时向国家知识产权局提交国内外商标注册证书、商标纠纷相关的裁定书、判决书、商标价值评估报告等材料作为驰名性认定的证据。

此外,需要提示的是征求意见稿第三十二条对于办理商标事宜的证据要求真实、准确、完整,否则可能受到行政处罚或者应当予以民事赔偿,因此无论何种情况下都不得提供虚假的证据材料。

4. 规范互联网环境下的商标使用

针对当前对互联网商标侵权行为规制不足的实际情况,征求意见稿第五十九条明确通过互联网等信息网络实施的行为可以认定为商标使用行为,同时在第七十二条新增了一种侵犯注册商标专用权的行为,即未经商标注册人的许可,在同一种商品或者类似商品有关的电子商务中使用与他人注册商标相同或者近似的标志,误导公众的,属侵犯注册商标专用权。上述条文首次尝试在法律层面将互联网、电子商务环境下的商标使用行为纳入调整范围,这就要求相关主体在互联网环境下,更加注意规范自己的商标使用行为。

5. 不得自行改变注册商标

一直以来,对于在使用注册商标的过程中自行改变注册商标、注册人名义、地址或者其他注册事项的行为,虽然现行《商标法》第四十九条规定了处理方式,但由于缺少具体罚则,实务中并未得到严格实施。针对这种情况,征求意见稿第六十四条在原“责令限期改正”的规定的基础上,增加了罚款这种处罚方式,使该条具有更强的可操作性。上述条文充分说明,国家知识产权局开始计划打击自行改变注册商标的行为,因此建议商标权人立即核实自身注册商标的使用情况,务必留意应当严格按照核准注册的商标信息进行使用,不得自行改变。

6. 不得滥用商标权利

滥用商标权利的行为一直是商标领域的顽疾,此次国家知识产权局在征求意见稿中进一步完善了对于该种行为的规制,例如第九条增加不得滥用商标权损害国家利益、社会公共利益或者他人合法权益的原则性规定;第四十九条规定对于不正当行使商标专用权严重损害公共利益,造成重大不良影响的,可以撤销其注册商标。尤其针对商标恶意抢注人通过投诉、诉讼等方式谋取不正当利益的问题日益突出,征求意见稿第八十四条引入了恶意诉讼反赔制度,对恶意提起商标诉讼给对方当事人造成损失的,应当予以赔偿,且赔偿数额应当包括对方当事人为制止恶意商标诉讼所支付的合理开支。

需要提示的是,恶意诉讼反赔在当前司法实务中已经有在先判例存在[3],相关案件中法院多以《反不正当竞争法》第二条[4]予以规制。除恶意诉讼外,对于恶意投诉(如电子商务活动中,在某些重大节日前通过电子商务平台进行恶意投诉,致使他人产品被不当下架),法院也多以相同规则进行处理[5] 。但是结合目前的征求意见稿,对于恶意投诉行为并未进行规定,后续是否会调整也需要持续关注。

7. 采取有效手段避免商标被撤销

依据现行《商标法》第四十九条的规定,注册商标成为其核定使用的商品的通用名称或者没有正当理由连续三年不使用的,任何单位或者个人可以向商标局申请撤销该注册商标。在此基础上,征求意见稿增加了“注册商标的使用导致相关公众对商品的质量等特点或者产地产生误认的”、“集体商标、证明商标注册人违反本法第六十三条规定,情节特别严重的”、“注册商标的使用或者行使注册商标专用权严重损害公共利益,造成重大不良影响的”三种可申请撤销的情形,而且特别规定对于后两种情形,国家知识产权局可以依职权撤销该注册商标。因此,今后商标权利人在使用注册商标时,除按现行法律规定保留使用证据避免被提出连续三年不使用撤销申请外,还应当采取有效手段提前规避商标法修订后可能出现的被他人提出撤销申请或被国家知识产权局依职权予以撤销的风险。

总之,在商标相关的案件中,对于商标权人来说国家知识产权局具有多重身份,既是新申请等案件中的审查者,又是商标异议、无效等案件中裁判者,同时还是行政诉讼案件中的相对方,通过了解国家知识产权局对于商标法制定、修改、适用的相关过程,能够把握国家知识产权局处理商标业务时的基本方向和核心观点,并据此指导自身对前述商标业务活动的处理,制定最优应对策略。


注释:

[1] 《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》修改对照表

https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=3%EF%BC%8E%E3%80%8A%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A0%87%E6%B3%95%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%8D%89%E6%A1%88%EF%BC%88%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89%E3%80%8B%E4%BF%AE%E6%94%B9%E5%AF%B9%E7%85%A7%E8%A1%A8%E3%80%80%E3%80%80%E3%80%80.pdf&filename=12806fad0dec442ba2fdb2534d5ab28b.pdf

[2] 国家知识产权局关于《中华人民共和国商标法修订草案(征求意见稿)》的说明

https://www.cnipa.gov.cn/module/download/downfile.jsp?classid=0&showname=2%EF%BC%8E%E5%85%B3%E4%BA%8E%E3%80%8A%E4%B8%AD%E5%8D%8E%E4%BA%BA%E6%B0%91%E5%85%B1%E5%92%8C%E5%9B%BD%E5%95%86%E6%A0%87%E6%B3%95%E4%BF%AE%E8%AE%A2%E8%8D%89%E6%A1%88%EF%BC%88%E5%BE%81%E6%B1%82%E6%84%8F%E8%A7%81%E7%A8%BF%EF%BC%89%E3%80%8B%E7%9A%84%E8%AF%B4%E6%98%8E.pdf&filename=614d916ff5fb4260807a9971b05da7c2.pdf

[3] 最高人民法院(2014)民提字第24号民事判决书

[4] 《中华人民共和国反不正当竞争法(2019修正)》第二条 经营者在生产经营活动中,应当遵循自愿、平等、公平、诚信的原则,遵守法律和商业道德。

[5] 浙江省杭州市余杭区人民法院(2017)浙0110民初18627号民事判决书

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