浅析商标转让程序的重要性案例分析

作者:管冰 王瑾

观点

案例分析

浅析商标转让程序的重要性


前日,笔者偶然看到了安徽省徐州市中院于2020年末做出的一份有关侵害商标权纠纷案件的判决,该案件的具体情况是:


2018年9月28日

A米业公司注册了第26746505号“徽湘园”商标

2019年8月份之前

俞某某是A米业公司的法定代表人和股东

2019年8月22日

俞某某将股权全部转让给第三人何某某,并将法定代表人变更为张某某,并于2019年9月9日作出了变更登记

2019年12月24日

俞某某成立了B粮贸公司

2020年3月21日

在A米业公司不知情的情况下,B粮贸公司、俞某某恶意串通,冒用A米业公司的名义,将涉案商标转让给B粮贸公司

2020年8月14日

涉案第26746505号“徽湘园”商标已经变更至B粮贸公司名下。(A米业公司通过商标网查询才得知)


A米业公司认为,B粮贸公司、俞某某的行为严重侵害了A米业公司商标所有权的合法权益,给A米业公司造成了经济损失,为了维护其合法权益,因此诉至了法院。


原告A米业公司提交了股权转让协议、股东会决议、公司变更信息、商标注册档案、转让信息等证据,以此证明2020年3月21日在A米业公司不知情的情况下,B粮贸公司、俞某某恶意串通,冒用A米业公司的名义,将涉案商标转让给B粮贸公司。


被告也分别提供了米袋照片和米袋实物、商标服务合同收据、微信转账记录,证明是在现股东认可的情况下委托商标代理服务机构办理商标转让手续。后经法院调查、审理认为,案涉第26746505号“徽湘园”商标原为A米业公司所有,在2019年8月22日,俞某某将其在A米业公司的股权全部转让给他人后,其在该公司不享有任何股权,在公司未召开股东会并取得授权的情况下,俞某某利用其仍担任A米业公司法定代表人的身份之便,于2019年8月31日将原属A米业公司的商标委托C公司进行变更转让登记,转让给俞某某于2019年12月24日注册成立了B粮贸公司。认定俞某某、B粮贸公司对通过转让行为损害原告A米业公司具有共同故意,构成行为人与相对人恶意串通,损害他人合法权益的民事法律行为,应属无效。因此支持了原告A米业公司主张俞某某、B粮贸公司之间关于第26746505号“徽湘园”商标转让行为无效的意见。


该案件还有一个比较特殊的情况,就是原告将商标代理服务机构C公司作为了被告之一,且法院经审理查明在“徽湘园”商标转让变更登记过程中,C公司提供给国家知识产权局的一份落款时间为2019年9月9日的《同意转让证明》,该文件盖的是A米业公司的电子印章,加盖的A米业公司电子印章是由C公司通过对俞某某妻子提供的《中国物品编码中心的订单文件》进行信息技术提取而形成的。


国家知识产权局在审查过程中发现转让人A米业公司已于2019年9月12日变更了法定代表人,就于2020年5月21日下发了《商标转让申请补正通知书》,要求A米业公司提供变更后的营业执照和由变更后的法定代表人签字的同意转让证明文件。后C公司在未取得原告法定代表人张某某授权的情况下,代签了“张某某”名字。


法院认为被告C公司在国家知识产权局已下发了《商标转让申请补正通知书》的情况下,明知未取得张某某授权的情况下,代其签名,导致商标顺利转让变更登记,被告C公司的行为有违职业操守,其对本案纠纷所产生的损失也存在一定的过错,应当承担相应的损失。


据此,法院依照中华人民共和国商标法第四十二条、第六十三条,《中华人民共和国合同法》第五十二条,《中华人民共和国民法总则》第一百五十四条、第一百五十五条、第一百五十七条,《中华人民共和国侵权责任法》第六条第一款、第八条,《最高人民法院关于审理商标民事纠纷案件适用法律若干问题的解释》第十六条第一款、第二款,第十七条,《中华人民共和国民事诉讼法》第六十四条之规定,判决:

  1. 商标转让行为无效;

  2. 原告A米业公司享有第26746505号“徽湘园”商标的注册商标专用权,被告B粮贸公司应协助办理商标权的变更登记;

  3. 被告俞某某、被告B粮贸公司应连带赔偿A米业公司经济损失15000元(含为制止侵权所支付的合理开支);

  4. C公司承担赔偿A米业公司经济损失5000元。


笔者认为上述案例多少都可映射呈现出现今知识产权对于公司的重要性,如今市场经济活动中商标对于一家公司来说越来越重要了,一枚小小的商标经过公司多年的经营、使用具有一定的知名度后,其背后是蕴含着很大的经济利益的。上述案例在商标转让过程中涉及到提取电子印章、未授权情况下代为签字、原法定代表人利用职务之便恶意串通其他公司办理商标转让手续,该商标转让行为不是基于转、受让双方的真实共同意思表示所发生的,理应被认定为无效。笔者认为商标转让应在遵循合法、自愿、公平和诚实信用原则的基础上进行,在起草商标转让合同时更应谨慎,在设置合同条款时须考虑到后续有可能出现的不协助办理转让手续、延迟支付转让费用等情况,应尽量完善条款内容。


在 2023年9月25日国家知产局网站上也公布了《关于商标转让程序的指引》(以下简称“《指引》”)。该《指引》是为了帮助经营主体了解商标转让相关法律规定及审查流程,引导商标转让申请人遵循诚实信用原则,合理转让商标注册申请或者注册商标,防止因商标转让导致混淆或者其他不良影响而制定,明确了商标转让的基本要求及需注意的各方面风险。商标转让程序指引是一个详细的步骤指南,用于指导商标注册人如何合法、有效地将商标的所有权转让给受让人。以下是笔者对于该程序指引的一些基本理解:

1. 确定目标商标:明确要转让的商标范围及状态,包括在相同或类似商品上的相同或近似商标应当一并转让。同时,有效的注册商标和申请中的商标都可以进行转让。

2. 提交申请:向国家知识产权局提交商标转让申请文件,包括商标转让申请书、转让人和受让人的主体资格证明材料等。此外,如果转让人或受让人一方或双方为法人的,转让声明文件不仅需要盖公章,还需要法定代表人或其授权人签字。

3. 国家知识产权局审查:国家知识产权局受理商标转让申请后会进行审查,审查员在审查过程中有可能会要求提供商标转让合同等资料。这个阶段的审查时间大概是8-12个月。

4. 核准转让并公告:如果商标转让申请被核准,国家知识产权局会公告转让信息,并将转让完成的商标记录在案。


此外,在商标转让过程中,需要注意一些可能面临的风险。例如,该商标状态是否可能被宣告无效,是否存在违反《中华人民共和国商标法》第44、45条规定的无效宣告情形,尤其需要注意的是在无效宣告案件审理时,是以商标申请注册时的实时状态为准来判断是否存在违反法律的规定,而不是依据后续受让人的意愿及行为进行判断,或者转让商标已被提起撤销申请,可能面临被撤销的风险。此外,商标权利主体的更替例如法人解散、破产或者自然人死亡发生继承等情形在《指引》中明确规定该类情形属于商标转移,而不属于商标转让行为。《指引》对于集体商标、共有商标等特殊商标的转让,也有额外的要求和程序。


总而言之,理解商标转让程序指引并按照指引进行操作,有助于确保商标转让过程的合法性和有效性,同时也能保护商标持有人的权益。如果在转让过程中遇到任何问题或困难,可以向更加专业的人员寻求法律咨询和帮助。


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