摘 要：
2021年3月2日，最高人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》，对知识产权类案件的惩罚性赔偿适用标准进行了明确和细化。该司法解释颁布后，一些地方高院也颁布了相应的司法文件以统一地区法院对惩罚性赔偿规则的适用，例如2022年4月25日北京市高级人民法院发布《关于侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿审理指南》，对惩罚性赔偿的法定要件、计算标准做了细化（其中包括了对不同知识产权侵权类型案件中惩罚性赔偿倍数考量因素的划分），明确了惩罚性赔偿对网络服务提供者的适用及程序性问题；2022年4月21日山东省高级人民法院发布《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的裁判指引》。然大部分地方法院并没有公布这样的地方司法文件做指引，故本文将从最高院《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》切入，结合该司法解释颁布后上海地区相关案例来解读惩罚性赔偿的司法现状，并从实务角度分析企业风险防控及维权策略问题。
一、惩罚性赔偿的适用须同时满足“故意侵权”“情节严重”两个要件
《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第一条第一款规定：“原告主张被告故意侵害其依法享有的知识产权且情节严重，请求判令被告承担惩罚性赔偿责任的，人民法院应当依法审查处理。”其他相关法律法规也规定了1倍至5倍惩罚性赔偿适用前提是“故意侵权/恶意侵权”以及“情节严重”，这就要求法院在认定时需要对这两个条件同时进行审查，缺一不可。
该司法解释对“故意”的认定及“情节严重”的认定都做了相应情形的列举，第三条第二款规定：“对于下列情形，人民法院可以初步认定被告具有侵害知识产权的故意：（一）被告经原告或者利害关系人通知、警告后，仍继续实施侵权行为的；（二）被告或其法定代表人、管理人是原告或者利害关系人的法定代表人、管理人、实际控制人的；（三）被告与原告或者利害关系人之间存在劳动、劳务、合作、许可、经销、代理、代表等关系，且接触过被侵害的知识产权的；（四）被告与原告或者利害关系人之间有业务往来或者为达成合同等进行过磋商，且接触过被侵害的知识产权的；（五）被告实施盗版、假冒注册商标行为的；（六）其他可以认定为故意的情形。”第四条第二款规定：“被告有下列情形的，人民法院可以认定为情节严重：（一）因侵权被行政处罚或者法院裁判承担责任后，再次实施相同或者类似侵权行为；（二）以侵害知识产权为业；（三）伪造、毁坏或者隐匿侵权证据；（四）拒不履行保全裁定；（五）侵权获利或者权利人受损巨大；（六）侵权行为可能危害国家安全、公共利益或者人身健康；（七）其他可以认定为情节严重的情形。”侵权人仅仅是故意侵权，但情节轻微，则法院将不会适用惩罚性赔偿；侵权人的侵权情节即便比较严重，但不能被认定为故意侵权，法院也只能根据填平原则来认定侵权人的赔偿责任。
宜宾五粮液股份有限公司与邓廷健等侵害商标权纠纷案件[1]中，由于侵权人的侵权获益较小，未被法院认定为“情节严重”，因此法院在此案件中并没有适用惩罚性赔偿。上海知识产权法院认为：“对于上诉人关于被上诉人邓廷健因存在主观过错，故本案应适用惩罚性赔偿的主张，本院认为，根据商标法的相关规定，惩罚性赔偿的适用条件应当是恶意侵犯商标专用权且情节严重的。本案中，虽然在案证据显示邓廷健知假售假的主观恶意明显，但鉴于被诉侵权商品销售数量仅为3件，销售金额共计1,247元，故本案并不属于“情节严重”的情形。因此，本院对于上诉人的相关上诉主张，不予支持。”
北京意读教育科技有限公司与上海寻梦信息技术有限公司等侵害作品发行权纠纷案件[2]中，上海市徐汇区人民法院认为：“惩罚性赔偿适用条件为被告具有侵害知识产权的故意，且侵害知识产权情节严重。”该院基于被告经营的两家店铺同时销售侵权图书，该行为不属于“再次实施相同或者类似侵权行为”，而应属于同时侵权行为，从而无法认定为侵权行为情节严重，以及原告主张惩罚性赔偿缺乏计算基数的情形，未支持原告所主张的惩罚性赔偿。
杭州不同凡响品牌管理有限公司与临沂商城创业酒吧等侵害商标权纠纷案件[3]中，原告主张在该案中适用惩罚性赔偿，上海市浦东新区人民法院认为：“本案中是否应适用惩罚性赔偿，被告的涉案行为应符合以下两项条件：首先，被告的行为必须是故意侵害他人的商标权。就本案而言，被告二十五先生公司在收到原告律某2及被行政机关处理后仍未停止侵权行为，主观上可推定其为故意。其次，须侵权行为情节严重。法律设置惩罚性赔偿的重要目的之一，是对情节严重的行为进行制裁，而不仅仅是制裁故意侵权行为。就目前所查明的事实，原告的证据尚不足以证明被告的侵权手段恶劣、侵权持续时间较长、重复侵权或以侵权为业，也未证明因被告的侵权行为给原告造成巨大的经济损失或给涉案商标的商誉造成严重的不良影响。综上，对于原告主张在本案中适用惩罚性赔偿的主张不予支持。”
二、惩罚性赔偿适用的相关程序较为严格
1. 原告需在一审程序中（法庭辩论终结前）明确提出惩罚性赔偿诉请
《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第二条规定：“原告请求惩罚性赔偿的，应当在起诉时明确赔偿数额、计算方式以及所依据的事实和理由。原告在一审法庭辩论终结前增加惩罚性赔偿请求的，人民法院应当准许；在二审中增加惩罚性赔偿请求的，人民法院可以根据当事人自愿的原则进行调解，调解不成的，告知当事人另行起诉。”若原告在一审法庭辩论终结前并没有明确提出惩罚性赔偿的诉讼请求，那么一审及二审法院将遵循填平原则对经济损失赔偿进行判断，而原告只能通过调解或另行起诉的方式来主张惩罚性赔偿。
上海华润投资发展有限公司等侵害商标权及不正当竞争纠纷案件[4]中，上诉人华润知识产权公司认为一审法院判决的赔偿数额偏低，被告搭便车、傍名牌的主观恶意明显，且存在重复侵权行为，应适用惩罚性赔偿或者在适用法定赔偿时重点考虑该因素在确定赔偿数额时予以体现。而二审上海知识产权法院认为：“华润知识产权公司在一审中并未主张适用惩罚性赔偿，故本院在二审中对此不予审查。”
2. 侵权行为发生于惩罚性赔偿相关法规施行前，则不适用惩罚性赔偿
“法不溯及既往”目的之一在于让相应主体有法可依、有法必依，使相应主体能够对当下行为所产生的法律后果有明确的判断，让法律能够指导自己的行为。具体到惩罚性赔偿问题，法院也严格适用“法不溯及既往”原则，侵权行为发生在惩罚性赔偿相关法规施行前，法院将不支持惩罚性赔偿的诉请。笔者整理了知识产权侵权惩罚性赔偿相关法规施行时间及条文，具体见下表。
上海玄霆娱乐信息科技有限公司、厦门简帛信息科技有限公司等侵害作品信息网络传播权纠纷案件[5]中，上诉人上海玄霆娱乐信息科技有限公司上诉提出原审判赔金额明显偏低，希望二审法院考虑适用惩罚性赔偿。上海知识产权法院认为：“一审法院综合考虑涉案小说的数量、知名度、作品类型、涉案APP的经营情况、侵权人的主观过错、合理费用的支出情况等因素，酌情确定判赔经济损失和合理开支共计15万元，并无不当，所确定的赔偿金额亦在人民法院自由裁量范围内，对此本院予以确认。此外，涉案纠纷发生于惩罚性赔偿相关法规施行前，玄霆公司在二审中提出适用惩罚性赔偿的主张，缺乏相关法律依据，本院对此不予支持。”
三、“故意侵权”“情节严重”情形可以纳入法定赔偿额的考量因素
受限于知识产权案件本身侵权特点，也即大量知识产权案件中权利人因被侵权所受到的实际损失及侵权人的侵权获利难以计算的情况，法院无法按照“赔偿基数+倍数”的计算方式来确定惩罚性赔偿数额。在此情况下，如果原告在一审中明确提出了惩罚性赔偿诉讼请求，则法院也会将“故意侵权”“情节严重”相关情形纳入法定赔偿额的考虑范围内，从高酌定赔偿金额，而不再局限于“填平原则”来判断，以体现法定赔偿的惩罚性功能。
沈春等与江苏万千化学科技有限公司等侵害经营秘密纠纷民事纠纷案件[6]中，上诉人（原审被告）认为，原审原告一审诉讼请求要求赔偿经济损失1,323,640元，此数额系在原审原告已明确之实际损失总额264,728元基础上主张5倍惩罚性赔偿后的计算所得，由于上海市浦东新区人民法院一审判决认定本案并不符合适用惩罚性赔偿的条件，故判赔额应在被上诉人主张的实际损失总额264,728元内确定，一审法院判赔50万元超出了原审原告诉讼请求范围。对此，二审上海知识产权法院认为：“被上诉人慎则公司一审诉讼请求明确的经济损失赔偿数额为1,323,640元，一审法院经审理后认为，难以根据慎则公司主张的计算方法认定其实际损失，亦难以查实侵权获利，遂综合考虑多方面因素后酌情确定经济损失赔偿数额为50万元……需要强调的是，适用法定赔偿时，应当综合考虑权利价值、侵权主观过错程度、侵权情节和侵权损害后果等，确保覆盖权利人的全部损失；而对于具有恶意和严重侵权情节的，则应体现法定赔偿的惩罚性功能，从高确定损害赔偿数额。……本院认可一审法院有关主观恶意明显的分析与认定；本院同时关注到，在两上诉人未提交相反证据的情况下，129号鉴定书能够证明上诉人肖春梅等人在从被上诉人处离职前删除了工作电脑中与被诉行为认定成立与否相关的文件，属于“毁坏或隐匿侵权证据”，故本案的被诉行为亦具有情节严重情形。因此，一审判决确定的赔偿数额，具有事实和法律依据，且没有超过被上诉人主张的经济损失赔偿数额1,323,640元，在无相反证据证明存在畸高情形的情况下，该数额可予维持。”
上海洁士宝日化集团有限公司（原名上海怡宝化妆品集团有限公司）与华润怡宝饮料（中国）有限公司侵害商标权纠纷案件[7]中，原告华润怡宝饮料（中国）有限公司主张1倍的惩罚性赔偿，一审上海知识产权法院认为：“被告系在企业名称、域名中及商品宣传、商业活动等场合使用侵权标识，但并未在商品及包装上使用侵权商标。在此情形下，被告侵权获利的影响因素相比直接在商品上使用侵权商标的情形而言更为多样和复杂，被告生产、销售商品的利润与其因涉案侵权行为所获得的利益间并不存在直接关联。因此，原告主张的计算方法不能客观反映被告的侵权获利，其以此为基础主张惩罚性赔偿的请求不成立，但被告的自我宣传及其侵权的主观恶意可作为确定侵权赔偿数额的考虑因素。”法院在原告因被侵权所受到的实际损失及被告因侵权所获得的利益均难以确定，亦无相应的商标许可费可供参照情形下，综合各项因素及被告恶意侵权情节酌情确定被告承担赔偿金额人民币500万元及为制止侵权行为所支付的合理开支。二审上海市高级人民法院对此判决予以维持。
江苏上首生物科技有限公司与椰树集团有限公司、上海权枫商贸有限公司等仿冒纠纷案件[8]中，一审上海市徐汇区人民法院在原告椰树公司未能举证证明被诉行为造成的实际损失以及被告施恩公司、上首公司的侵权获益情形下，一审法院即按照法定赔偿方法，综合考量权利商品装潢的知名度，涉案侵权行为的性质、期间、后果等因素酌定经济损失。一审法院认为：“浙江省绍兴市柯桥区人民法院在2018年3月29日作出的民事判决中认定上首公司、施恩公司对权利商品实施了仿冒行为，但上述公司仍继续实施类似仿冒行为，主观恶意明显，椰树集团主张适用惩罚性赔偿，符合法律规定，本院予以支持。”一审法院酌定被告赔偿40万元经济损失及合理开支。二审上海知识产权法院认为该赔偿数额并未明显过高，予以维持。
四、惩罚性赔偿计算基数无法全部查清情形下，可就能确定数额的基数部分单独适用惩罚性赔偿（部分法院使用该计算方式）
《关于审理侵害知识产权民事案件适用惩罚性赔偿的解释》第五条规定了确定惩罚性赔偿数额时计算基数确认方法，包括：实际损失数额、违法所得数额、因侵权所获得的利益、参照该权利许可使用费的合理倍数、参照原告的主张和证据（被告无正当理由拒不提供或者提供虚假账簿、资料）。也即惩罚性赔偿的计算需要有明确的计算基数，然后再在该计算基数基础上以一倍以上五倍以下来确定惩罚性赔偿数额。如前文说述，大量知识产权案件中无法全部查清或计算相应基数，在此情形下，有法院将损失赔偿分为两部分，能确定具体计算基数的部分适用惩罚性赔偿规则，不能确定具体计算基数的部分适用法定赔偿规则。
浙江巨凯缝纫科技有限公司与JUKI株式会社侵害商标权纠纷案件[9]中，一审上海市浦东新区人民法院认为：“惩罚性赔偿与补偿性赔偿具有倍比关系，后者是前者的计算基数。基数固然重要，但机械认为只要基数的全部数额不能查明就不能适用惩罚性赔偿，将严重影响该制度功能的发挥，使恶性侵权者轻易逃避法律惩罚……既然基数全部数额查明时可以适用惩罚性赔偿，举重以明轻，部分数额能够确定时也可就该部分适用惩罚性赔偿。故本案针对巨凯公司向境外出口部分可适用惩罚性赔偿。”一审上海市浦东新区人民法院综合考虑侵权情节，巨凯公司主观过错程度、侵权行为的情节严重程度等因素，按照所确定的被告生产并出口境外的侵权获利193,732.11元的3倍适用惩罚性赔偿，确定其应承担的赔偿总额应当为填平性赔偿数额与惩罚性赔偿数额之和，即为基数的4倍共774,928.44元，无法查明的销售数额部分适用了法定赔偿。二审上海知识产权法院认为：“一审法院将巨凯公司的侵权行为分成两部分来计算赔偿数额，可查明具体销售情况的出口订单部分适用了惩罚性赔偿，无法查明具体销售情况的境内销售行为则适用了法定赔偿。上述赔偿方式及赔偿数额的确定均考虑了巨凯公司的主观故意、侵权规模及情节、可查明的具体销售情况等因素，确定的数额亦合理，本院予以认同。”
五、企业风险防控及维权策略建议
惩罚性赔偿相关法律法规实施前，侵权成本比较低，常常会发生重复侵权等恶劣情形。惩罚性赔偿相关规则加大了对侵权的打击力度，通过形成威慑来减少侵权的发生，尤其是二次侵权的发生。在法律制度加强对知识产权权利人保护的趋势下，无论是一般企业还是享有知识产权的权利人都需要注重惩罚性赔偿规则的适用与运用。
就企业合规及风险防控方面，首先企业从意识层面上要关注到并认识到知识产权制度发生的变化，惩罚性赔偿的适用会成为常态，司法实践中侵权责任问题不再局限于填平原则或补偿性赔偿，法律对知识产权侵权人苛以更严苛的责任；其次企业从行为层面上要避免发生故意侵权且情节严重的情形，例如在收到权利人通知函或警告函后要及时核查是否存在相关侵权行为，避免未加核查继续放任侵权行为发生从而被认定为故意侵权；再如因侵权而被行政处罚或者法院裁判承担责任后，要避免发生二次侵权或再次实施类似的侵权行为从而被认定为情节严重。
就知识产权权利人维权方面，一方面要注重程序问题，权利人需要在一审法庭辩论终结前提出惩罚性赔偿请求，要注意区分发生于惩罚性赔偿相关法规施行前后侵权行为所带来的不同后果。另一方面要注重实体问题，首先主张惩罚性赔偿的，权利人需要同时就故意侵权、情节严重两个方面加以证明；其次关于惩罚性赔偿金额问题，能够明确惩罚性赔偿计算基数的，需要在诉请中列明赔偿数额、计算方式等，不能明确惩罚性赔偿计算基数的，仍然可以请求法院将“故意侵权”“情节严重”情形纳入法定赔偿的考量因素，从高酌定法定赔偿金额。知识产权权利人亦要善于运用惩罚性赔偿规则这样的法律武器来维护自身权利，打击恶意侵权行为。
（注：原文首发于公众号“律商视点”）
注释
[1]参见上海知识产权法院(2021)沪73民终710号民事判决书
[2]参见上海市徐汇区人民法院(2021)沪0104民初33006号民事判决书
[3]参见上海市浦东新区人民法院(2021)沪0115民初14075号民事判决书
[4]参见上海知识产权法院(2021)沪73民终533号民事判决书
[5]参见上海知识产权法院(2021)沪73民终272号民事判决书
[6]参见上海知识产权法院(2020)沪73民终596号民事判决书
[7]参见上海市高级人民法院(2022)沪民终73号民事判决书
[8]参见上海知识产权法院(2021)沪73民终256号民事判决书
[9]参见上海知识产权法院(2022)沪73民终187号民事判决书
