在专利（申请）的生命周期中，大部分专利（申请）都会经过专利申请文件的准备及提交阶段以及专利行政部门亦即国家知识产权局的行政审查过程，此外，小部分专利（申请）还可能经过驳回复审、无效以及后续司法审查程序。在这些阶段之中，实质上是专利代理师为了专利申请人以及权利人能够获得更大的保护范围而协助其与审查员和无效宣告请求人博弈的过程。在这个过程中，往往专利代理师要针对审查意见或无效请求进行多次答辩，因此专利代理师的经验多寡很大程度上决定专利是否能授权/维持有效、以及最终专利的保护范围。
另外，尽管《专利法》《实施细则》《审查指南》等中明确规定了相应的授权条件及各法律条款的适用场合已明确，但在实践中，笔者仍然发现在个别情况下仍存在审查员对法律条款适用不当的情况。由于这种法律条款适用不当的出现概率极低，还可能存在一定的隐蔽性，申请人往往不会特别关注这一点，可能会将更多精力集中在正面回应审查员或无效请求人所指出的缺陷上，这样可能导致答复审查意见、无效宣告理由时针对性差、不必要的保护范围的限缩、不必要的解释，最终对于权利范围可能产生不利影响。本文中，笔者试通过以下的几个案例来介绍笔者所遇见过的法律适用错误的问题以及应对方案，以供广大读者参考。
案例一（专利申请审查过程中关于创造性判断的法律适用错误）
一个发明专利申请，要求保护一种粉末材料，独立权利要求包括以下技术特征：
特征A，包含……型结构的平板状f颗粒，
特征B，粉末中具有……形状的凸起的平板状f颗粒占……个数%以上。
上述独立权利要求保护的是产品，并且以结构、形状、物质含量的技术特征进行了限定。
在实质审查过程中，收到审查意见通知书，指出上述的独立权利要求不具备创造性。具体而言，审查员引用了3篇现有技术文献作为对比文件进行组合，指出对比文件1公开了申请文件的说明书中的实施例的制造方法的一部分步骤，其余步骤是区别技术特征，且该区别技术特征中的一部分步骤被对比文件2公开，剩余的步骤被对比文件3公开，在对比文件1的基础上结合对比文件2、3得到与该独立权利要求的产品所涉及的制备方法对于本领域技术人员来说是显而易见的，进而由制备方法推及产品也是本领域技术人员容易得到的。该审查意见逻辑上完全符合创造性三步法判断的逻辑顺序，但其中却隐含有各种问题。
首先，在上述的审查意见中，审查员并未将独立权利要求中的各技术特征与各对比文件直接对比，而是采用了间接对比的方式。通常，在技术特征被对比文件隐含公开、或可以基于对比文件公开的内容间接推导出来的情况下，间接对比方式也可适用。然而，在本案中，对比文件1-3中并未明确公开其制备方法的各步骤与该独立权利要求中限定的结构、形状、物质含量的技术特征存在确定的对应关系，而且，审查意见中也未通过推理来说明对比文件1-3中的各步骤可能得到该独立权利要求中限定的结构、形状、物质含量的技术特征的高度盖然性。因此，当然可以从技术对比的角度出发，主张权利要求中的技术特征未被隐含公开。
另一方面，也不应忽视本案中存在的法律适用错误的问题。如上所述，审查意见中在评价创造性时并未将该权利要求中的技术特征与对比文件1-3与进行对比，而是采用了从方法的无创造性推及产品的无创造性的评价方式。然而，在专利审查指南和专利审查操作规程均未明确可以采用这种方式来评价创造性。另外，专利审查指南和专利审查操作规程中虽然存在一些相近的规定，但是，并不适用于本案这种情况。
具体来说，专利审查指南2010第二部分第10章5.1节中规定了“如果一份对比文件中所公开的化合物的名称、分子式(或结构式) 和理化参数不清楚，但该文件公开了与专利申请要求保护的化合物相同的制备方法，即推定该化合物不具备新颖性”。此外，专利审查操作规程第三章3.2.2中举出了不具备新颖性的示例，案例3中记载了“两种制备方法的原料、步骤和工艺条件是完全相同的。虽然对比文件没有记载其所制备的多糖的分子量，但由于选用了相同的原料，并采用了相同的制备方法，所以制备出的产品也必然相同”。根据专利审查指南及专利审查操作规程中的上述规定可知，虽然可以利用现有技术中的方法来评价专利申请文件中的产品的理化参数，然而，这仅限于评价新颖性，关于创造性的评价，并无相同的规定。因此，审查员在审查过程中存在明显的法律适用错误。
针对案例一，如果通过将对比文件公开的内容与说明书公开的内容一一进行对比来反驳审查员的审查意见，则会陷入审查员的逻辑陷阱，无法自拔。另外，上述答复方式往往会造成对于专利申请文件的内容做出过多解释而带来禁止反悔的隐患。因此，在这种情况下一定要从法律适用错误角度给予审查员致命一击。
案例二（专利无效中关于抵触申请的法律适用错误）
一个实用新型专利，要求保护一种红外线感应飞行器的遥控器，独立权利要求1包括以下技术特征：
特征C：包括遥控器主体（1），
特征D：所述遥控器主体（1）上设置有一拍面（2）。
在无效宣告过程中，无效请求人以一件外观设计专利作为抵触申请，认为该权利要求1不符合专利法第22条第2款的规定，请求宣告该权利要求1无效。专利复审委员会经审理认定，该外观设计专利的申请日在该实用新型专利的申请日之前且公开日在该实用新型专利的申请日之后，而且，结合外观设计专利的各个附图所示的结构以及说明中提及的设计要点，能够确定外观设计所公开的组件1、组件2可拆卸式地连接而可以构成一个具有拍面的遥控器，组件1为红外线遥控器，用于远程遥控，相当于实用新型专利中的遥控器本体，组件2为可拆卸式地安装在组件1上的圆形平板，对应于实用新型专利中的拍面，可见外观设计专利已经公开了权利要求1所限定的技术方案，客观上解决的技术问题及技术效果也相同，因此，权利要求1所限定的技术方案不具备新颖性，不符合专利法第22条第2款的规定。
针对上述无效决定，专利权人向北京知识产权法院提起行政诉讼，请求撤销无效决定。北京知识产权法院经审理认为，本案的焦点是外观设计专利是否可以作为实用新型专利的抵触申请。专利法第22条第2款的规定，“新颖性，是指……也没有任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向国务院专利行政部门提出过申请，并记载在申请日以后公布的专利申请文件或者公告的专利文件中”。此外，专利审查指南2010第二部分第三章2.2节中规定，“由任何单位或者个人就同样的发明或者实用新型在申请日以前向专利局提出并且在申请日以后(含申请日) 公布的专利申请文件或者公告的专利文件损害该申请日提出的专利申请的新颖性”。依据该上述规定，抵触申请应是“发明或者实用新型”，而不含有外观设计专利。无效决定中将外观设计专利作为实用新型专利的抵触申请用以评价新颖性，适用法律错误，因此，北京知识产权法院判决撤销专利复审委员会作出的上述无效决定。
通过案例二可以看出，尽管专利复审委员会在审理无效宣告案时合议组由多人组成，无效宣告的审理比专利申请的审查过程更慎重，仍然无法完全避免出现法律适用错误的情况。如果专利代理师能够在书面答复无效宣告理由时或者口审时及时意识到此处的法律适用错误，则可有效避免后续的行政诉讼程序。
通过上述的两个案例，说明了尽管在专利授权确权实践中出现法律适用错误的状况很少，也不应忽视其偶然出现的可能性。如果能够及早判断出法律适用错误，则可避免就该法条涉及的实质性问题做出不必要的应答，这样不仅节省了专利申请人和专利权人的宝贵时间和金钱，也能够避免对于专利保护范围的缩小解释。
